一、案例基本信息

案例类型：律师非诉讼案例                           

业务类别：知识产权边境保护                          

案件相关机构：中国海关、国内某企业、俄罗斯某企业

代理律师姓名：封海滨                            

二、案例正文

【案情简介】

某中资企业A在国内合法持有某注册商标001号，并在中国海关总署进行保护备案。俄罗斯某企业B（该中资企业原俄罗斯业务经理另行成立）在国内委托某生厂商使用与国内商标001号高度近似的图形与文字组合并试图通过广东某口岸出口，其委托的国内出口商为国内企业C。A企业发现后向海关提出了保护申请。海关经调查确认出口产品侵权并作出没收侵权货物的处罚决定。B、C企业在海关查处当时并未提出合理抗辩。在A企业继续加大维权力度，B、C企业转移口岸出口的尝试再被海关成功查扣后，以“定牌加工”不属于侵权为由，向广东某口岸海关提出行政复议，要求撤销原侵权认定和原处罚决定，并以著作权被侵犯为由，就A企业提起的商标侵权诉讼提出反诉。

【律师代理思路】

作为国内商标权人A企业的代理律师，同时承担行政程序（知识产权海关保护）的申请人/权利人、行政争议（以C企业为被处罚人的行政处罚复议）中的第三人、民事争议（商标侵权）中的原告与反诉被告等多重法律关系主体身份，几个法律关系之间又包含着彼此制约、相互影响的法律事实与客观事实。

通过厘清关键事实时间点（所涉商标权利时间、著作权时间、委托加工时间），关键事实内容（委托加工内容、商标权利内容），采取了步步为营的思路，将有利条件最大化。在“定牌加工”是否侵权这一个司法难点问题、分歧问题上，结合本案证据情况，回避了“定牌加工”是否属于“商标使用”这一“无解”争议点，转而从委托加工合同的效力出发，提出充分证据主张“定牌加工”合同无效，在前一环节解决“战斗”，从而避免进入“定牌加工”是否侵权这一不确定性极大的争议环节。[注：在最高院一项判决认为定牌加工不构成侵权之后，2019年9月23日，（2019）最高法民再138号判决，认为定牌加工属于商标使用，由此产生的侵权行为应当承担侵权责任。该问题再次引发巨大争议。]

【结果概述】

代理律师团队根据既有事实和证据，在海关知识产权保护执法环节，配合海关顺利查扣侵权嫌疑货物；在行政复议环节，避免海关作出认定对方不侵权的结论，固定对我方有利的证据；在“定牌加工”是否构成侵权的核心问题上，通过对委托加工合同重大瑕疵的举证，结合最高院最新判例，取得了十分有利的优势。

【案例评析】

对出口产品是否作出侵权认定，海关在执法时主要从权利内容、有无合理抗辩、尊重司法程序等方面考虑。对于定牌加工是否构成侵权，实务界争论已久。各地、各级法院均有认定截然不同的判例。但是，如果能够跳出直接审视“定牌加工”是否属于“商标使用”的论证和代理思路，转而思考“定牌加工”是否成立，往往对案件的有效解决，维护国内商标权人最大权益起到意想不到的作用。

【结语与建议】

一、国内商标权人在出口保护环节，密切与执法机关的联系，及时获知执法思路与方向，尽早采取相应措施，保障保护力度和效果。

二、在“定牌加工”背景下，国内商标权保护问题上，不应当对“定牌加工”是否属于商标法意义的“商标使用”一概而论，而是要结合委托加工的过程、委托合同的内容、委托生产的过程等方面，判断定牌加工合同的有效性，从而为此类争议提供另一种可行的解决思路。